Mardi 3 novembre 2020
La Cour de justice de l’Union européenne («CJUE») a statué qu’après une bataille juridique de dix ans, l’as du football Lionel Messi avait le droit d’enregistrer son nom en tant que marque.
Ce cas intéressant confirme que les noms de célébrités sont enregistrables en tant que marques. Cependant, s’il existe certains avantages à rechercher une telle protection, certains risques doivent également être pris en compte.
La décision MESSI Contexte
L’arrêt complet de la CJUE n’est actuellement disponible qu’en espagnol et en français, mais il existe un résumé officiel disponible en anglais. Nous soulignons les aspects les plus intéressants comme suit:
En août 2011, le joueur du FC Barcelone, Messi, a demandé à l’EUIPO d’enregistrer son nom, MESSI, en tant que marque de l’UE en rapport avec les vêtements de sport. La demande a été opposée par une entreprise espagnole de cyclisme, qui possédait une marque antérieure de l’UE pour le mot MASSI, également enregistrée pour les vêtements de sport.
Dans un premier temps, l’EUIPO a fait droit à l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque MASSI et le mot MESSI. Le footballeur a eu plus de succès en appel devant le Tribunal de l’UE, qui a déclaré que la réputation de Messi neutralisait le risque d’une véritable confusion.
Insatisfaits, l’EUIPO et l’entreprise de cyclisme ont fait appel à la CJUE. La CJUE a récemment rejeté les deux recours.
La décision de la CJUE
La CJUE a estimé que:
La réputation de Messi peut être prise en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre la marque MASSI existante et la marque MESSI qu’il avait demandée. Il est clair que Messi est une personnalité publique très connue. Le public ne confondrait donc pas les vêtements de sport de marque MASSI, avec les vêtements de sport portant la marque Messi.
Messi a donc le droit d’enregistrer son nom de famille en tant que marque.
Pourquoi une célébrité voudrait-elle enregistrer son nom en tant que marque? Point de vue britannique
L’exploitation commerciale des « droits à l’image » (les droits d’un individu sur sa propre personnalité, tels que son nom, sa ressemblance, ses caractéristiques physiques ou de style) génère des sommes importantes pour les personnalités sportives, par exemple à travers la vente de marchandises ou la participation à des soutiens et des parrainages .
Cependant, la législation britannique sur la propriété intellectuelle ne reconnaît pas les «droits à l’image» comme un droit autonome (la situation est différente sur plusieurs autres marchés clés). La protection de ces droits au Royaume-Uni implique une combinaison de causes d’action statutaires et de droit commun. Le moyen le plus pratique de protéger les droits à l’image est peut-être le système des marques enregistrées. Si une célébrité est en mesure d’enregistrer son nom en tant que marque, elle aura le droit exclusif d’exploiter et de profiter de cet actif et peut empêcher des tiers de faire un usage non autorisé de leur marque déposée. Messi suit une longue liste d’autres célébrités qui ont marqué leur nom, telles que David Beckham et le récemment décédé, Sir Sean Connery.
Pièges à connaître
Cependant, certains problèmes peuvent survenir si une célébrité marque son nom puis, par exemple, attribue cette marque à une entreprise. Le cas d’Elizabeth Emanuel peut être utilisé pour illustrer ce point.
Elizabeth Emanuel est la créatrice bien connue de la robe de mariée de la princesse Diana. Mme Emanuel a obtenu une marque pour le nom ELIZABETH EMANUEL et, comme il est courant (par exemple pour des raisons d’efficacité fiscale), a attribué la marque à sa société. Plus tard, l’entreprise est passée aux mains de tiers et Mme Emanuel n’était plus impliquée dans l’entreprise. Elle a tenté de récupérer la marque au motif que son utilisation par une entreprise dans laquelle elle ne participait pas serait trompeuse pour le public.
Après une autre longue bataille juridique, Mme Emanuel a pu montrer que la marque était effectivement trompeuse entre les mains d’un tiers, mais comme elle l’avait librement cédée, la CJUE a jugé que son objection à l’utilisation par un tiers devait échouer. Le tribunal a supposé que la tromperie du pubis s’estomperait avec le temps (par exemple, à mesure qu’ils se rendraient compte qu’elle ne dirigeait plus l’entreprise). Concrètement, cela signifiait que Mme Emanuel avait perdu la capacité d’exploiter son propre nom en tant que marque.
Commentaire
Bien qu’il y ait certains inconvénients à prendre en compte, il est très courant que des personnes bien connues telles que des joueurs de football cherchent à enregistrer leur nom en tant que marque, pour obtenir des droits exclusifs sur leur marque. Cependant, la célébrité en soi n’est pas une garantie de succès, toute demande de marque doit satisfaire à toutes les conditions d’enregistrement. Cela inclut l’exigence de caractère distinctif, qui peut être délicate si la célébrité n’est normalement pas associée au type de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
© Copyright 2020 Squire Patton Boggs (US) LLPNational Law Review, Volume X, Number 308